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글제목 美 테세라, 국내기업 상대 ITC 특허 소송 이렇게 대처하라  
글쓴이 운영자 작성일 2017-11-21 12:04:12   (조회:135)

[이슈] <이슈 포커스> 美 테세라, 국내기업 상대 ITC 특허 소송 이렇게 대처하라   

by : sunday-etimes

 

 

 

배심원들 설득 전략…시각적 이해 자료 일반인들 설득 필요

 


증인심문서 ‘예, 아니오’ 등 간결 답과 상대방 변호사 전략에 주의

소송비용 ‘엄청’…재정 감안한 로펌‧변호사 중 ‘경험 변호사’ 선임

 


발명 히스토리 자체개발 증거들 확보는 고의침해 주장 항변 유효

 

 미국 테세라는 최근 국내 기업을 상대로 미국 ITC (International Trade Commission) 및 미국 연방지방법원에 특허소송을 제기한 것으로 알려진다. ICT는 미국무역위원회로서, 관세법 337조상의 조사를 행할 수 있는 막강한 권한을 갖는 기관이다. 긴장하지 않을 수 없다. ITC는 미국으로 수입되는 물품에 대하여 관세청에서 차단해 버릴 수도 있다. 수입이 금지 되는 것이다.

 


 물론, 특허소송과정을 거치게 된다. 연방법원에 비하여 절차가 매우 빠른 속도로 진행된다. 통상 1~2년 내에 종료된다. 미국특허소송의 대응방안에 대하여 국내 중견기업의 입장에서 몇 가지 이슈와 대안을 정리해 본다.

 

 


미국 특허소송 우리 특허소송과 달라

 

우선, 미국특허소송 중 연방법원의 침해소송은 특허 침해여부를 배심원들이 결정한다는 점이다. 우리 입장에서는 이해가 되지 않는 부분이다. 일반인들이 전문적인 반도체 분야 등에 대한 침해여부를 결정한다는 것이 이해가 되지 않을 것이다.

 


그런 연유에서, 소송초기 관할을 정할 때 유리한 관할을 정하기 위하여 전략을 짜기도 한다. 즉, 인종이나 해당주의 기업 분위기는 물론이거니와 예를 들어서 원피고의 본사 위치를 감안하여서 지역경제에 기여하는 바가 큰 기업이라면 상대방은 관할을 정할 때 신경이 쓰이지 않을 수 없을 것이다.

 


따라서 법정에서 배심원들을 잘 설득하는 전략이 필요하고, 그러기 위해서는 시각적으로 일반인들이 이해할 수 있는 자료들로 설득하는 것이 필요하다. 동영상, 에니메이션 등이 그 예일 수 있다.

 


둘째, 미 특허소송 중 이 절차에서는 증거를 무한이 제출한다는 점을 주지해야 할 필요가 있다. 여기에서 소위 증거개시절차(DISCOVERY)에 따라 회사 내의 증거문서를 제출하게 된다. 양 당사자와 대리인들은 문서의 제출범위를 놓고도 씨름을 하게 된다.

 


회사 내의 기술개발 히스토리, 발명자의 발명노트, 회계자료, 인사자료, 연구소 등 각부서의 특허 관련 자료, 기술 관련 자료 등이 모두 총망라 된다. 이런 까닭에 기업 내 미국특허소송 전담자들은 스스로 막노동을 한다고 표현한다. 엄청난 양의 문서를 복사하고, 라벨링하고, 분류하거나 검토한다.

 


이 제도는 미국특허소송 비용이 천문학적으로 들어가는 데 ‘1등 공신’ 역할을 한다. 예를 들어 어떤 회사는 상대방의 소송비용을 증가시키거나 ‘질식’ 시키기 위하여 1톤 트럭 한 대 분량의 문서를 제출할 수도 있다. 이 문서를 양측 변호사가 검토 하려면 얼마나 많은 시간이 소요될까. 더군다나 한글로 된 문서를 제출했다고 보자. 이를 독해할 수 있는 변호사를 별도로 고용해야 할 것이다.

 

 


셋째, 특허소송에서는 반독점법(Anti trust law)이나 불공정행위(inequitable conduct)가 다루어질 수 있다는 것이다. 이중 불공정행위는 국내 기업들이 유념할 사항이다. 미국특허청에 출원과정에서 정보개시의무를 위반한 한 경우이다.

 


즉, 특허출원 과정에서 종래의 중요한 유사기술은 스스로 개시해야 한다는 것이다. 출원과정에서 고의(intend)로 중요한(materiality)종래 기술의 제출을 누락한 경우에는 특허권자는 매우 불리해질 수 있다.

 

 


침해의 고의성 여부, 증인심문과정 핵심적

 

넷째, 증인심문(deposition)이 특허소송임에도 불구하고 매우 다양하게 적극적으로 이루어진다는 것이다. 예를 들어 우리나라 특허소송에서 증인심문은 이례적으로 이루어지는 경우이지만 미국에서는 그렇지 않다는 점이다. 특히 침해의 고의성 여부는 증인심문과정의 핵심적 키워드다. 그러다 보니 증인심문 교육 프로그램이 있을 정도이다.

 


이 과정에서 발명자의 발명과정, 제품의 idea 과정, 제품의 회피설계과정, 출원 과정 등에 발명자, 경영자, 오너 등에 대한 증인심문이 이루어진다. 특이한 것은 법정 증언 전에 변호사로부터 증인심문을 먼저 받는다는 것이다.

 


우리 법제에서는 잘 이해되지 않는 부분이다. 증인심문에서 주의할 것은 ‘예, 아니오’ 등으로 간결하게 답하고, 상대방 변호사의 전략에 꼬이지 않도록 주의해야 한다. 주로 이때 쟁점은 특허침해에 대한 우회의 노력이나, 특허의 존재여부를 언제 알고 또 어떻게 대응했는지가 중요 쟁점중의 하나가 될 수 있다.

 

 


중소‧중견기업들의 대응방안은 어떤 것이 있을 수 있을까. 아무래도 비용 적 측면이 중요한데, 대기업이 아닌 중견기업들은 엄청난 소송비용을 감당하기 힘들다는 것이다. 예를 들어, 5개의 특허권을 대상으로 하여 ITC와 연방지방법원에서 동시에 특허소송이 진행된다면 규모가 큰 특허소송의 경우 5~10명의 변호사가 배치 될 것이다. 이들이 풀타임으로 일한다고 생각해 보자.

 


 선도적 로펌의 경우 시간 당 USD 500.00 ~ USD 800.00 정도의 청구를 한다면 매달USD1,000,000.00 이상 청구될 수도 있다. 즉, 매달 10억 원 이상이 청구될 수도 있다는 것이다. 때문에, 중견기업들은 대형로펌도 좋겠으나 본인들의 재정적 규모와 어울리는 로펌과 변호사들 중에서 경험이 있는 변호사를 선임해야 하는 고민을 해야만 한다.

 

 


다음으로는 평소에 문서를 주고받을 때 예민한 것은 변호사의 자문을 받으면서 메일을 교신하는 것이 좋다. 소위 변호사-고객 면책특권에 의하여 해당문서의 증거채택거부와 더불어 공개를 거부할 수도 있다는 것이다.

 


 또한, 제품의 수출 시에는 해당국의 특허를 충분히 조사하여 특허침해 가능성이 있다면 미리 우회기술을 개발하여 출시하는 것이 좋다. 어쩔 수 없이 침해를 감수한다면 사전에 해당제품에 대한 특허 무효조사를 실시하여 만약 소송이 제기되면 특허무효 항변을 할 수 있도록 충분히 준비를 하는 것이 좋다.

 


평소에 연구원들에게 연구노트를 작성하게 함으로써 발명에 대한 히스토리와 자체개발에 대한 증거들을 확보하여 두는 것은 고의침해 주장에 대한 항변으로써 유효할 수도 있다는 것을 알아두면 도움이 된다.

 


특정기업이나 특정사안에 국한되지 않는 일반적인 사항을 제시해 봤다. 글로벌 특허분쟁 시대에 우리의 중견기업들이 미국 특허분쟁의 특징을 잘 알고 대응하여 나아가는데 미력하마나 도움이 되었으면 하는 바람이다. <김세영 편집자문위원>

 

 

 

 


[ⓒ 선데이이타임즈 & sunday_etimes.com, 무단전재 및 재배포 금지]

 

 

출처: http://www.sunday-etimes.com/

자료 원문 보러가기: http://www.sunday-etimes.com/main/bbs/board.php?bo_table=news&wr_id=992






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